Klauzuli naprawy nie stosuje się do znaków towarowych. Ford Motor Company p-ko Wheeltrims

Art. 14 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów i art. 110 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy interpretować w ten sposób, że nie zezwalają one na zasadzie odstępstwa od przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 roku mającej na celu zbliżenie ustwodastw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, producentowi części zamiennych i akcesoriów do samochodów, takich jak kołpaki, na umieszczenie na swoich produktach oznaczenia identycznego z zarejestrowanym przez producenta znaków towarowych znakiem towarowym między innymi dla takich towarów, bez zgody tego producenta, na tej podstawie, że użycie znaku towarowego w taki sposób stanowi jedyny środek naprawy danego pojazdu poprzez odtworzenie jego oryginalnego wyglądu jako produktu złożonego.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 6 października 2015 roku (Sprawa C-500/14).

Stan faktyczny

Trybunał orzekał w trybie prejudycjalnym na pytanie przedstawione przez sąd w Turynie (Trybunale di Torino). Włoski Sąd rozpatrywał wniosek spółki Ford Motor Company, która wystąpiła przeciwko producentowi części zamiennych spółce Wheeltrims o zakazanie dalszej produkcji i wytwarzania kołpaków zawierających znak towarowy Ford oraz nakazanie naprawienia szkody wynikłej z bezprawnego korzystania ze znaku.

Stan prawny

Trybunał oceniał przepisy art. 14 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów i art. 110 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

Dyrektywa 98/71/WE wprowadziła jednolite zasady ochrony wzorów przemysłowych na terenie Unii Europejskiej. Zarazem do późniejszego rozstrzygnięcia pozostawiała kwestie ustalenia uprawnienia producentów do produkcji i sprzedaży części zamiennych do wytworów chronionych prawem wyłącznym z rejestracji wzoru przemysłowego przysługującego innym podmiotom (tak zwana „klauzula naprawy”).

Klauzula naprawy w założeniu ma umożliwiać swobodną produkcje i sprzedaż części zamiennych, służących do naprawy produktu złożonego (np. samochodu), chronionych prawem z rejestracji wzoru przemysłowego. Zasadniczym celem takiego rozwiązania ma być zapewnienie na rynku wewnętrznym równowagi pomiędzy ochroną własności intelektualnej producentów, a prawami konsumenta, w szczególności zaś uniezależnienie go od konieczności nabywania części zamiennych bezpośrednio od producentów aut.  

Przepis art. 14 Dyrektywy pozostawiał w mocy przepisy regulujące tę kwestię w państwach członkowskich do momentu przyjęcia zmian na poziomie Unii (do tej pory nie ustalono jednolitych zasad w tym zakresie).

Natomiast Rozporządzenie 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w art. 110 ust. 1, wyłącza ochronę wzoru przemysłowego, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego do celów naprawy tego produktu, aby przywrócić mu jego pierwotną postać.  

Trybunał rozstrzygał o zakresie zastosowania powyższych przepisów. Istota zagadnienia sprowadzała się do rozstrzygnięcia czy klauzula naprawy, o której mowa w Rozporządzeniu 6/2002 oraz Dyrektywie 98/71/WE (a konkretniej przepisach krajowych, do których się odwołuje) obejmuje także uprawnienie do używania znaków towarowych.

Mówiąc inaczej, czy ograniczenie prawa wyłącznego do części produktu złożonego (np. w zakresie produkcji części samochodowych) wynikające z klauzuli naprawy, automatycznie ogranicza także korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy, stanowiąc zarazem odrębną od przepisów regulujących ochronę znaków towarowych podstawę ograniczenia prawa ochronnego.

Wyrok Trybunał

Trybunał uznał, że klauzula naprawy nie stanowi odrębnej podstawy do ograniczenia korzystania ze znaków towarowych.

Wedle Trybunału kwestia uprawnienia do korzystania ze znaków towarowych jest wyczerpująco uregulowana w dyrektywie 2008/95/WE oraz rozporządzeniu 207/2009 regulujących korzystanie ze znaków towarowych i nie ma podstaw do uznania, że klauzula naprawy, o której mowa w przepisach regulujących ochronę wzorów przemysłowych ustanawia odrębne prawo podmiotowe producentów części zamiennych do korzystania ze znaków towarowych producentów samochodów.

Komentarz 

Wyrok należy odczytywać jako próbę ustalenia granic pomiędzy reżimami ochrony wynikającymi z prawa rejestracji wzoru przemysłowego, a prawem ochronnym na znak towarowy.

Nie oznacza to, że producenci części zamiennych do samochodów nie będą mogli w żadnym wypadku oznaczać produkowanych części zamiennych znakami towarowymi. Chodzi o to, że korzystanie ze znaków musi uwzględniać przepisy o znakach towarowych. W regulacjach unijnych będą to zasadniczo tożsame ze sobą przepisy art. 12 lit c Rozporządzenia 207/2009 oraz art. 6 lit. c Dyrektywy 2008/95/WE.

Korzystanie ze znaków na podstawie tych przepisów bez zezwolenia uprawnionego będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy korzystanie ze znaku jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle oraz konieczne ze względów informacyjnych tj. wskazania konsumentowi przeznaczenia części zamiennych.  Samo powołanie się na klauzule naprawy będzie niewystarczające do zgodnego z prawem korzystania ze znaku towarowego.

Jakub Wiewióra

W Kancelarii Tomczak i Partnerzy od grudnia 2014 roku. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa sportowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa pracy.

Czytaj dalej...

 Do góry