Zdolność odróżniająca

W celu rejestracji znaku towarowego, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 roku („Dyrektywa 2008/95”), niezależnie od tego, czy znak ten był używany jako część innego zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z takim znakiem, zgłaszający musi przedstawić dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar lub usługę oznaczone tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą występować, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku z 16 września 2015 roku, C-215/14.

Trybunał orzekał w trybie prejudycjalnym odpowiadając na pytanie High Court of Justice of England & Wales („Sąd Krajowy”).  

Sąd Krajowy zwrócił się z pytaniem do TSUE rozpoznając odwołania w postępowaniu rejestrowym trójwymiarowego znaku towarowego. Wnioskodawca, spółka Nestle, dążył do uzyskania ochrony do trójwymiarowego znaku towarowego stanowiącego odwzorowanie kształtu wafla czekoladowego sprzedawanego pod nazwą „Kit Kat”.

Trójwymiarowy znak towarowy różni się od wafla używanego w obrocie jedynie brakiem wytłoczonego na waflu loga „Kit Kat”.

Spółka argumentowała, że sprzedaje wafel w tej samej formie od 1935 roku przez co sam kształt wafla nabrał samodzielnej zdolności odróżniającej, mogąc stanowić odrębny znak towarowy. Przez cały okres produkcji wafel sprzedawany jest w tej samej formie, nieznacznie zmieniła się jedynie jego wielkość. Przez większość tego okresu wafel sprzedawano także pod tą samą nazwą handlową „Kit Kat”.

Rozpatrując odwołania stron Sąd Krajowy skierował do TSUE trzy pytania w trybie prejudycjalnym. Analizowane tutaj pierwsze z nich sprowadzało się do odpowiedzi, czy ocena nabycia zdolności odróżniającej przez znak towarowy, o której mowa w art. 3 ust. 3 Dyrektywy 2008/95 dokonywana jest z uwzględnieniem także innych zarejestrowanych znaków towarowych, wraz z którymi znak jest używany lub którego jest częścią. Innymi słowy, czy oceniając możliwość rejestracji np. trójwymiarowego znaku towarowego uwzględnia się inne znaki towarowe, wraz z którymi znak jest sprzedawany, przede wszystkim zaś znaki słowne i słowno – graficzne.  

Trybunał na tak przedstawione pytanie udzielił odpowiedzi odmownej. W postępowaniu rejestracyjnym wnioskodawca musi przedstawić dowód, że dla zainteresowanego kręgu odbiorców znak wskazuje, że dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa. Takiej oceny dokonuje się pominięciem wszelkich innych znaków towarowych, które również mogą występować wraz ze znakiem.  

Komentarz

Wyrok TSUE jest istotny dlatego, że określa jasne kryteria jakie wymagane są dla rejestracji znaków towarów, które potencjalnie mogły nabrać charakteru odróżniającego w następstwie używania. Wydaje się, że wyrok będzie miał szczególne znaczenie dla oznaczeń trójwymiarowych i to niezależnie od tego, że TSUE odpowiadał na pytanie powstałe w związku z rejestracją znaku trójwymiarowego. Dzieje się tak dlatego, że trójwymiarowe znaki towarowe, które mogły nabyć zdolność odróżniającą w następstwie używania prawie zawsze funkcjonują w obrocie wraz z innymi, zarejestrowanymi znakami słownymi, graficznymi lub słowno – graficznymi. W konsekwencji prawie zawsze pojawiał się problem, w jaki sposób oceniać, czy zdolność odróżniająca została nabyta przez znak trójwymiarowy. Wyrok TSUE usuwa tę wątpliwość.

Jakub Wiewióra

W Kancelarii Tomczak i Partnerzy od grudnia 2014 roku. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa sportowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa pracy.

Czytaj dalej...

 Do góry