Stopień podobieństwa do znaku renomowanego, a rejestracja wspólnotowego znaku towarowego

Nie ma podstaw do przyjęcia, iż pojęcie podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit b oraz art. 8 ust. 5  Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009  z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego („Rozporządzenie”), ma w każdym z tych przepisów odmienne znaczenie. Stopień podobieństwa wymagany w każdym z tych przepisów jest jednak różny. Stwierdzenie istnienia podobieństwa, nawet jeżeli jego stopień nie wystarcza do zastosowania art. 8 ust. 1 lit b nie może automatycznie prowadzić do stwierdzenia niemożliwości zastosowania art. 8 ust. 5, z pominięciem analizy pozostałych przesłanek wskazanych w tym przepisie.    

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”) w wyroku z dnia 10 grudnia 2015 roku (C-603/14 P, EU:C:2015:807).

Przedmiot postępowania

Trybunał rozpatrywał odwołanie hiszpańskiej spółki El Corte Ingles SA od wyroku Sądu Unii, na mocy którego oddalono skargę spółki o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego („OHIM”) dotyczącej jej sprzeciwu przeciwko rejestracji słownego znaku towarowego „English Cut”.

Jednym z zarzutów podnoszonych w odwołaniu było naruszenie art. 8 ust. 5 Rozporządzenia. El Corte Ingles argumentował, że Sąd Unii, stwierdzając podobieństwo pomiędzy znakami w trakcie analizy możliwości naruszenia art. 8 ust. 1 lit b Rozporządzenia, nie może w razie stwierdzenia, że stopień podobieństwa nie wystarcza do zastosowania tego przepisu automatycznie wykluczyć możliwość naruszenia art. 8 ust. 5 Rozporządzenia.    

Stan prawny

Oba przywoływane przepisy stanowią względne podstawy odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Art. 8 ust. 1 lit b Rozporządzenia stanowi, że nie rejestruje się znaku towarowego, w razie sprzeciwu właściciela wcześniejszego, zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów i usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje także prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

Art. 8 ust. 5 Rozporządzenia, stanowi natomiast, że nie rejestruje się znaku towarowego, w razie sprzeciwu właściciela wcześniejszego, zgłoszonego znaku towarowego identycznego lub podobnego do znaku wcześniejszego zarejestrowanego dla towarów i usług, które nie są podobne, jeżeli wcześniejszy znak towarowy, cieszy się renomą we Wspólnocie, lub danym państwie członkowskim i jeżeli używanie tego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu przynosiłoby nienależyte korzyści uprawnionemu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku.

W obu przepisach odmowa rejestracji następuje wyłącznie w razie kumulatywnego spełnienia wszystkich przesłanek w nich wymienionych.  

Ustalenia Sądu pierwszej instancji  

Sąd pierwszej instancji ustalił, że pomiędzy spornymi znakami co prawda istnieje nieznaczne podobieństwo konceptualne (oba znaki w tłumaczeniu znaczą to samo – „angielski krój”, „angielski sznyt”), lecz wobec braku podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, znaki rozpatrywane jako całość nie są podobne. Wobec czego nie ma także potrzeby dokonywania całościowej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit b. W konsekwencji ustalenia braku całościowego podobieństwa pomiędzy znakami Sąd stwierdził także, iż nie został naruszony art. 8 ust. 5.    

Stanowisko Trybunału 

Trybunał uwzględnił odwołanie hiszpańskiej spółki w części dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 5 Rozporządzenia. 

Rozpatrując skargę Trybunał stwierdził w pierwszej kolejności, że podobieństwo, o którym mowa w przywoływanych przepisach ma to samo znaczenie prawne. Zarazem jednak Trybunał dokonał rozróżnienia wymaganego stopnia podobieństwa, stwierdzając, że jest on różny w każdym z tych przepisów. Zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b, jest uzależnione od stwierdzenia takiego stopnia podobieństwa, które będzie w stanie wywołać u danego kręgu odbiorców prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Istnienie takiego prawdopodobieństwa nie jest natomiast wymagane przy stosowaniu art. 8 ust. 5, gdzie jedyną przesłanką związaną z rozpoznawalnością znaku przez dany krąg odbiorców jest skojarzenie go ze znakiem renomowanym. Oznacza to, że wymagany stopień podobieństwa jest odpowiednio wyższy w przypadku art. 8 ust. 1 lit b oraz niższy w odniesieniu do art. 8 ust. 5.   

W konsekwencji, ustalenie podobieństwa pomiędzy znakami, nawet jeżeli jest to niewielkie podobieństwo konceptualne, które nie wpływa na ocenę całościowego podobieństwa pomiędzy znakami w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit b, nie może prowadzić do automatycznego stwierdzenia braku podobieństwa także w rozumieniu art. 8 ust. 5.

Innymi słowy sąd ustalając istnienie jakiegokolwiek nawet niewielkiego podobieństwa pomiędzy znakami na płaszczyźnie konceptualnej, fonetycznej lub wizualnej nie może zaniechać analizy pozostałych przesłanek wskazanych w tym przepisie, tj. istnienia renomy znaku oraz możliwości skojarzenia znaku ze znakiem renomowanym i ponoszenia z tego tytułu nieuprawnionych korzyści lub wpływu na odróżniający charakter lub renomę znaku. Dopiero na tej podstawie Sąd może rozstrzygnąć czy rejestracja znaku towarowego narusza art. 8 ust. 5 Rozporządzenia.       

Komentarz

Wyrok jest istotny, gdyż wskazuje na wyraźne różnice pomiędzy obiema wskazywanymi podstawami odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Oba przywoływane przepisy pełnią w istocie odmienne funkcje, stąd także sposób interpretacji „podobieństwa”, o którym mowa w tych przepisach powinien być różny. Jednocześnie wyrok będzie także wpływał na sposób interpretacji przepisów transponowanych do polskiego ustawodawstwa, tj. odpowiednio art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 Prawa własności przemysłowej.

Jakub Wiewióra

W Kancelarii Tomczak i Partnerzy od grudnia 2014 roku. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa sportowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa pracy.

Czytaj dalej...

 Do góry