Specyfika rejestracji wynalazku w Stanach Zjednoczonych

Polskim wynalazcom bardzo często zależy, aby zgłoszenie wynalazku w ramach procedury międzynarodowej - Układu o Współpracy Patentowej (PCT) odniosło skutki w postaci udzielenia patentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uzyskanie patentu w tym kraju wiąże się ze spełnieniem pewnego wymogu, który jest obcy porządkom prawnym państw europejskich i niemal wszystkim państwom na świecie. Jest nim szczególny element opisu wynalazku w postaci najlepszego sposobu wykonania (realizacji) danego wynalazku.  

Czym jest najlepszy sposób wykonania (realizacji) danego wynalazku?

W zgłoszeniu do Urzędu Patentowego RP - opis wynalazku powinien w szczególności zawierać takie elementy jak: tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określenie dziedziny techniki, której wynalazek dotyczy, znany zgłaszającemu stan techniki, przedstawienie w sposób szczegółowy przedmiotu rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków, o ile zgłoszenie zawiera rysunki oraz przykład lub przykłady realizacji bądź stosowania wynalazku. Natomiast ogólną zasadą sporządzenia prawidłowego opisu jest to, że każdy opis powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca z danej dziedziny mógł ten wynalazek urzeczywistnić. Zatem kryteria opisu nie odnoszą się bezpośrednio do wykonania wynalazku, a tym bardziej najlepszego sposobu wykonania danego wynalazku.

Prawo Stanów Zjednoczonych, a dokładnie sekcja 112 Tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code Title 35 – Patents Laws) przewiduje, że specyfikacja (ogólnie pojęty opis) wynalazku powinna zawierać opis wynalazku, a także jasno, zwięźle i dokładnie określać sposób i proces wytwarzania oraz stosowania go, aby umożliwić osobie biegłej w dziedzinie, której dotyczy, stworzenie go i wykorzystywanie. Ponadto, powinien znaleźć się w niej najlepszy, rozważany przez wynalazcę lub wynalazców sposób realizacji niniejszego wynalazku.

Wprowadzenie niniejszego wymogu w połowie dwudziestego wieku w amerykańskim porządku prawnym jest uzasadnione tym, że uniemożliwia wynalazcy złożenie wniosku o ochronę patentową, ukrywając zarazem preferowany przez siebie przykład wykonania wynalazku, który wynalazca sobie wyobrażał w chwili składania aplikacji.[i] Zatem każdy wniosek, który trafi do Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) jest analizowany także pod tym względem, czy wynalazca wystarczająco ujawnił najlepszy sposób wykonania wynalazku.

Takie badanie składa się z dwóch etapów – jednego subiektywnego, drugiego obiektywnego. Pierwsze dotyczy tego, czy wynalazca mógł rozważyć i ujawnił swoje rozważania dotyczące najlepszego wykonania danego wynalazku w momencie składania wniosku. Drugi etap dotyczy zbadania, czy wynalazca wystarczająco ujawnił najlepszy sposób wykonania wynalazku, na podstawie którego specjalista z danej dziedziny może wykonać wynalazek.[ii] Niespełnienie niniejszej przesłanki może skutkować odrzuceniem wniosku zgłoszeniowego ze wszelkimi tego ujemnymi  konsekwencjami.

Wymóg określony w sekcji 112 Tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych zostaje naruszony, jeżeli „jakość ujawnienia najlepszego sposobu wykonania wynalazku jest tak kiepska, że specjalista z danej dziedziny nie może go wykonać”[iii]. Niemniej jednak ujawnienie najlepszego wykonania wynalazku nie musi dotyczyć bardzo szczegółowych kwestii. W każdym przypadku trzeba zbadać, czy brakujące informacje o najlepszym sposobie wykonania wynalazku uniemożliwiają specjaliście z danej dziedziny wykonanie go.[iv] Orzecznictwo sądów amerykańskich oraz idąca za nimi praktyka Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych są przychylne wynalazcom i kierują się zasadą, aby udzielić patentu każdemu nowatorskiemu wynalazkowi, chyba że wynalazca (zgłaszający) działa w złej wierze.

Co w przypadku, gdy pierwotny opis wynalazku zgłoszonego w Polsce nie zawiera najlepszego sposobu wykonania wynalazku, a intencją uprawnionego jest zastrzeżenie prawa pierwszeństwa? 

Prawo polskie a także prawo amerykańskie[v] respektują zasadę możliwości uzupełnień i poprawek do zgłoszenia wynalazku po dokonaniu zgłoszenia a jeszcze przed udzieleniem patentu, ale w ograniczonym zakresie. Mianowicie w obu porządkach prawnych do czasu wydania decyzji w tej sprawie, zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia. Zatem możliwość dokonania uzupełnień i poprawek ogranicza się tylko do tych zasadniczych aspektów wynalazku, które zostały ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia, dotyczy to również najlepszego sposobu wykonania wynalazku.  

W przypadku zgłoszenia międzynarodowego, prawo amerykańskie[vi] przewiduje, że jeżeli zostały spełnione warunki prawidłowego opisu przy pierwotnym zgłoszeniu, to znaczy zostały ujawnione wszystkie wymagane w nim elementy, aplikacja międzynarodowa zgłoszona w ramach procedury PCT może skorzystać z prawa pierwszeństwa, jeżeli zostało wskazane inne, niż Stany Zjednoczone, państwo desygnowane.

Jednak amerykański ustawodawca zdaje sobie sprawę, że ścisłe przestrzeganie niniejszej reguły byłoby wysoce krzywdzące dla wynalazców, którzy zgłosili wynalazek w innym państwie niż Stany Zjednoczone, a przy rejestracji wynalazku w tym kraju, chcą zastrzec do niego prawo pierwszeństwa i nie zdawali sobie uprzednio sprawy z tego osobliwego wymogu przewidywanego przez amerykańskie prawo bądź nie chcieli uprzednio rejestrować tam wynalazku. W myśl sekcji 120 Tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych pierwotny opis wynalazku zgłoszony w innym państwie niż Stany Zjednoczone nie musi zwierać najlepszego sposobu wykonania wynalazku. Niniejszy brak może być konwalidowany na etapie krajowym międzynarodowej procedury PCT, przy samej rejestracji wynalazku na terytorium Stanów Zjednoczonych w terminie określonym przez Dyrektora Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych pod rygorem odrzucenia aplikacji.

Wnioski

Polski wynalazca nie musi obawiać się, że jego wynalazek, którego opis w chwili zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP nie zawierał najlepszego sposobu wykonania wynalazku, nie będzie mógł skorzystać z prawa pierwszeństwa przy pierwszym zgłoszeniu w Polsce. Niemniej jednak z uwagi na to, że niniejszy brak w opisie wynalazku musi być konwalidowany, to najlepszy sposób wykonania wynalazku musi zostać w końcu włączony do opisu przy rejestracji wynalazku na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zalecane jest, aby najlepszy sposób wykonania wynalazku został umieszczony już w pierwotnym zgłoszeniu z następujących powodów. Procedura międzynarodowa zgłoszenia wynalazku (PCT) trwa bardzo długo – 18 miesięcy, od dnia zgłoszenia międzynarodowego do momentu zawiadomienia krajowych urzędów wyznaczonych w ramach niniejszej procedury. Przez tak długi czas, stan techniki z danej dziedziny oraz ilość zgłaszanych „konkurencyjnych” wynalazków może negatywnie wpłynąć na nasze oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. Dlatego warto, by opis wynalazku od samego początku był kompletny, spójny i jednolity. Wszelkie jego uzupełnienia dotyczące jego wykonania mogą wpłynąć na jego istotę, a tym samym na jego nowatorskość w chwili rejestracji. Ponadto koszty rejestracji wynalazku w Stanach Zjednoczonych, ze względu na przymus skorzystania z profesjonalnej reprezentacji, oscylują wokół kwoty 10 tys. dolarów. Uzupełnianie opisu wynalazku na etapie krajowym będzie z pewnością łączyło się z dodatkowymi kosztami, których można uniknąć składając pierwotne zgłoszenie, które w opisie zawiera najlepszy sposób wykonania (realizacji) wynalazku.


[i] Zob. App. of John A. Nelson and Anthony C. Shabica, 280 F.2d 172, 184 (CCPA 1960); Chemcast Corp. v. Ardo Indus. Corp., 913  F.2d 923, 926 (Fed. Cir. 1990); Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1532 (Fed. Cir. 1987).

[ii] Craig Allen Nard, Kenneth L. Port, Sheldon W. Halpern Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, wyd. 3, s. 201.

[iii] United States Gypsum Com. v. National Gypsum Com., 74 F.3d 1209 (Fed. Cir. 1996).

[iv] Wahl Instruments, Inc. v. Acvious, Inc., 950 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1991).

[v] Sekcja 371 pkt 3 Tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

[vi] Sekcja 365 lit. e Tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

 Do góry